O desembargador Rui Cascaldi, da 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou a suspensão da decisão de primeira instância que havia declinado da competência para julgar uma disputa de marcas entre a Vool Viagens e Turismo Ltda e a Voll Soluções em Mobilidade Corporativa S.A. A decisão foi provocada por agravo de instrumento apresentado pela Vool.
TJ-SP suspendeu decisão que havia declinado da competência para julgar uma disputa entre agências de viagem
A controvérsia teve início na 3ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem de São Paulo. A autora da ação, Vool Viagens, titular do registro “Vool” (classe NCL 39), processou a Voll Soluções acusando-a de concorrência desleal e uso indevido de marca, alegando que a ré utiliza o mesmo sinal para operar no mesmo segmento de turismo, gerando confusão no consumidor e desvio de clientela.
Na primeira instância, o juiz Fábio Henrique Prado de Toledo, da 3ª Vara Empresarial, declarou a incompetência absoluta da Justiça estadual no caso. Ele fundamentou sua decisão no fato de a autora ter pedido que a ré desistisse de seu requerimento de registro da marca ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Para o juízo de origem, esse pedido equivaleu, na prática, a uma ação de nulidade de registro, o que atrairia a aplicação do Tema 950 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que ações que visam à nulidade de registro de marca com a participação do INPI são de competência da Justiça Federal.
Ilícito civil
A Vool Viagens recorreu ao TJ-SP alegando que a decisão aplicou o precedente do STJ de forma equivocada. Ela sustentou que não há ato administrativo do INPI a ser anulado, uma vez que a marca da ré ainda não foi concedida e está na fase “aguardando exame de mérito”.
No recurso, a Vool destacou que o cerne da disputa é um ilícito civil (concorrência desleal entre particulares), e não uma questão de Direito Administrativo. A empresa argumentou que o pedido para que a ré desista do processo no INPI é uma sanção civil (“desistência forçada”) decorrente do ato ilícito, e não um pedido de nulidade que exija a presença da autarquia federal no polo passivo.
Ao analisar o pedido liminar, Cascaldi reconheceu a urgência e a plausibilidade desses argumentos. “Recebo o agravo de instrumento, excepcionalmente, com fulcro na ‘taxatividade mitigada’ de suas hipóteses, e defiro-lhe o efeito suspensivo pretendido para impedir a remessa do processo à Justiça Federal antes do julgamento da questão da competência pela Turma Julgadora”, definiu.
O advogado Thiago de Oliveira dos Santos, do escritório Nelson Wilians Advogados, que representa a empresa autora, celebrou a decisão.
“Quando a disputa é essencialmente privada, focada na repressão a um ilícito concorrencial, a competência é e deve permanecer na Justiça estadual, mesmo que uma das consequências da decisão judicial resvale em um processo administrativo ainda não concluído.”
Outro lado
Em manifestação sobre o caso enviada à revista eletrônica Consultor Jurídico, a Voll Soluções argumenta que o aplicativo VOLL opera desde 2017 focado no planejamento de viagens corporativas e tem a sua marca registrada no INPI desde 2018.
Por ter mais de cinco anos, o registro é um direito adquirido e insuscetível de declaração de nulidade, conforme o artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial (LPI).
A empresa relata que, em meados de 2024, passou a sofrer sucessivas importunações do sócio administrador da Vool Viagens, que buscava forçar um acordo para a coexistência das marcas. Segundo a Voll, esse requerente pediu o registro da marca “Vool” como pessoa física em julho de 2020, o qual foi negado pelo INPI devido à anterioridade da marca VOLL.
Apenas seis dias após o indeferimento, ele apresentou um novo pedido, suprimindo uma das atividades do setor de turismo, e obteve a concessão no final de 2023, momento em que se iniciaram as cobranças.
A Voll destaca, ainda, que a Vool Viagens e Turismo nunca operou no endereço apontado como sede e que o requerente do registro não tem provas do exercício lícito e efetivo da atividade de agente de viagens, requisito exigido pelo artigo 128, parágrafo 1º, da LPI.
Por conta disso, a Voll ajuizou uma ação na Justiça Federal pedindo a nulidade da marca “Vool”, em litisconsórcio com a empresa, a pessoa física e o INPI. Este fato teria motivado o juízo empresarial estadual a declinar da competência.
Sobre as alegações feitas no recurso da Vool, a ré aponta que os institutos jurídicos foram embaralhados de forma atécnica e que não existe a sanção civil de “desistência forçada”.
O ato de desistir é voluntário e expressa uma faculdade jurídica, não cabendo ao Poder Judiciário obrigar alguém a exercer esse direito, mas sim anular o direito mediante exame de legalidade.
Por fim, a empresa afirma que a ação estadual omitiu a existência do registro anterior da marca VOLL com o intuito de fragilizar o aplicativo e forçar uma negociação indevida.
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Processo 1090709-84.2025.8.26.0100
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