No Brasil, em 2024, as receitas com royalties e remunerações pelo uso de ativos intangíveis — como marcas, softwares, desenhos industriais e know-how — ultrapassaram US$ 109 bilhões, segundo dados do Banco Mundial [1]. O indicador corresponde às entradas registradas no balanço de pagamentos pela exploração de propriedade intelectual, refletindo a relevância crescente dos intangíveis na economia nacional.
Conforme os relatórios da Organização Mundial da Propriedade Intelectual [2] [3], em 2024, o Brasil ocupou posição de destaque no cenário global da propriedade intelectual, em termos de pedidos e registros de marcas e patentes e em pesquisa, desenvolvimento e produção tecnológica, com os investimentos em ativos intangíveis crescendo em ritmo superior aos investimentos em ativos físicos [4].
Estes dados refletem importância estratégica da inovação para o aumento da competitividade, mas também da proteção e exploração da propriedade industrial para o crescimento econômico empresarial, com a diversificação de receitas e monetização dos seus ativos intangíveis.
No entanto, um desafio constante enfrentados pelos titulares desses direitos licenciados é “underreporting of royalties”, isto é, quando o licenciado não reporta a vendas exatas dos produtos licenciados, acarretando um pagamento inferior dos royalties devidos e potencial judicialização.
Demora para detecção de royalties
Apesar de licenciantes, frequentemente, disporem de mecanismos contratuais para auditar os registros contábeis dos licenciados, na prática, com surgimento de redes licenciadas cada vez mais diversas e globais, esta detecção de royalties insuficientes pode levar algum tempo para ser verificada.
Diante disso, torna-se crucial a análise do prazo certo para ajuizar cobranças de royalties pelo uso de ativos de propriedade industrial, sob pena de prescrição.
A falta de uma regra específica na legislação fez com que doutrina e jurisprudência seguissem três interpretações principais, baseadas em dispositivos do Código Civil: uma que defendia o prazo de dez anos (artigo 205 ), aplicado de forma geral, quando não há previsão específica; outra que sustentava o prazo de cinco anos (artigo 206, § 5º, I), destinado a dívidas líquidas previstas em contrato escrito; e uma terceira, mais restrita, que aplicava o prazo de três anos (artigo 206, § 3º, IV), quando não há contrato formal entre as partes, gerando um enriquecimento sem causa. O impasse era constante, e só com o tempo a jurisprudência começou a caminhar para um entendimento mais uniforme.
Na essência, cada um desses prazos possui uma lógica própria. O prazo decenal, do artigo 205, funciona como uma regra “coringa”, usada quando não há outra previsão específica, por isso, era invocado nos casos mais complexos ou pouco definidos contratualmente:
“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”
O prazo quinquenal, por sua vez, previsto no artigo 206, § 5º, I, aplica-se quando a obrigação é líquida, ou seja, certa, determinada, derivada de contrato escrito e passível de cálculo direto, sem necessidade de apuração judicial complexa.
“Art. 206. Prescreve:
[…]
§ 5º Em cinco anos:
I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”
Já o prazo trienal, do artigo 206, § 3º, IV, se refere às situações em que a cobrança tem por base o enriquecimento sem causa, normalmente em relações informais, sem documentação contratual que comprove a obrigação. A ausência de um contrato formal fragiliza a posição do credor, dificultando a comprovação da dívida e submetendo a pretensão a um prazo prescricional mais curto, o que reforça a importância de celebrar instrumentos contratuais claros, escritos e bem definidos quanto às condições do licenciamento e à forma de pagamento dos royalties.
“Art. 206. Prescreve:
[…]
§ 3º Em três anos:
IV – a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;”
Prazo prescricional e entendimento no STJ
Nesse contexto, é importante destacar que a definição do prazo prescricional adequado depende diretamente da natureza da relação jurídica entre as partes e da forma como a obrigação foi constituída.
Embora de maneira menos consolidada, o prazo trienal foi adotado com base em entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2017[5], segundo o qual o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, § 3º, do Código Civil deveria ser aplicado às pretensões de reparação civil, abrangendo tanto a responsabilidade contratual quanto a extracontratual.
Com base nesse precedente, o Tribunal de Justiça de Goiás [6] julgou ação indenizatória por violação patrimonial decorrente da reprodução não autorizada de obra musical e, inicialmente, reconheceu a incidência do prazo trienal. Em sentença proferida em 2019, entendeu-se que a ação possuía natureza pessoal e extracontratual, diante da ausência de vínculo direto entre as partes. O magistrado consignou que “na execução comercial desautorizada de obra musical, tem-se que a relação entre o titular da obra (representado pelo Ecad) e o executor será extracontratual, ante à inexistência de vínculo entre as partes. O Código Civil de 2002 não trouxe previsão específica de prazo de prescrição para casos de violação de direitos autorais, portanto o prazo aplicado é o de três anos (artigo 206, parágrafo 3º, IV), quando tiver havido ilícito extracontratual”.
No entanto, o TJ-GO reformou essa decisão ao reconhecer que havia relação contratual entre compositor e intérprete. A posição foi mantida pelo STJ [7], em decisão de 2021, que reafirmou a aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil para hipóteses de inadimplemento contratual.
O ministro destacou que, uma vez caracterizada a ofensa como decorrente de descumprimento de obrigação previamente assumida, a pretensão indenizatória deveria observar o prazo mais amplo, já que se tratava de responsabilidade contratual. Assim, foi reconhecida a não ocorrência da prescrição, permitindo o prosseguimento da ação indenizatória proposta pelo autor da obra musical.
Paralelamente, o STJ seguiu o entendimento da aplicação do prazo prescricional decenal às hipóteses de natureza contratual, aplicando por analogia e pela falta de previsão legislativa a casos de direito autoral e propriedade intelectual como o do TJ-GO. Esse posicionamento ganhou força no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.281.594/SP em 2019, no qual a Corte estabeleceu distinção clara entre os prazos prescricionais aplicáveis à responsabilidade civil contratual e extracontratual.
Além disso, o prazo prescricional de dez anos foi também usado para o Ecad cobrar das emissoras de rádio o pagamento de direitos autorais relativos à execução de músicas também teve aplicação na decisão [8]. A justificativa residia na complexidade dos contratos de licenciamento, que envolvem obrigações contínuas, técnicas e de alto valor econômico, e no entendimento de que, na dúvida, deveria prevalecer o prazo mais amplo para resguardar os direitos do credor.
Inadimplemento contratual
Com o amadurecimento da jurisprudência do STJ, consolidou-se uma compreensão mais estruturada sobre a prescrição em hipóteses de inadimplemento contratual, estabelecendo-se uma distinção clara entre a regra geral do prazo decenal e a incidência do prazo quinquenal quando previsto expressamente em lei.
O precedente de destaque nesse sentido é o julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.280.825, também em 2019, sob relatoria da ministra Nancy Andrighi. Nessa decisão, a Corte pacificou que, como regra geral, as pretensões fundadas em inadimplemento contratual se submetem ao prazo de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil, afastando a aplicação do prazo trienal do artigo 206, § 3º, IV, reservado exclusivamente às hipóteses de responsabilidade extracontratual. Contudo, o acórdão ressalvou que, quando a obrigação contratual for líquida e constar de instrumento escrito, aplica-se o prazo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.
Dessa forma, o entendimento harmonizou a jurisprudência ao fixar que o prazo decenal é aplicável apenas quando não houver previsão legal de prazo menor, enquanto o quinquenal deve ser adotado em dívidas líquidas documentadas, como, por exemplo, contratos de pagamento de royalties previamente determinados.
Um relevante precedente nesse sentido é o Recurso Especial nº 1.837.219/SP, julgado em maio de 2021, sob relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Nesse caso, analisou-se a cobrança de royalties pelo uso de cultivares, regulados pela Lei nº 9.456/1997. O ministro registrou que “a pretensão é de recebimento de dívida líquida constante de instrumento particular. Nesse contexto, deve ser aplicado o prazo quinquenal de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil”. A decisão representou um avanço importante, especialmente para setores como o agronegócio, em que contratos de licenciamento de cultivares são frequentes e o valor devido pode ser apurado por simples cálculo, reforçando a aplicação do prazo reduzido.
Pacificação nos tribunais estaduais
A partir desses julgados, o STJ trouxe maior estabilidade ao debate, reduzindo as divergências que antes eram comuns nos tribunais estaduais. A definição clara do prazo aplicável favoreceu a previsibilidade jurídica, estimulando o cumprimento pontual das obrigações contratuais e incentivando a formalização adequada dos contratos. Para credores, significou maior segurança quanto à validade de suas pretensões; para devedores, trouxe um horizonte temporal mais definido, permitindo melhor gestão de riscos jurídicos.
Outro ponto relevante é que, assim como a Lei de Cultivares, a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) também não prevê prazo prescricional específico para a cobrança de royalties decorrentes de licenciamento de ativos como marcas e patentes. Isso reforça a importância dos precedentes mencionados, já que o mesmo raciocínio utilizado para relações contratuais e cultivares pode ser aplicado aos demais ativos protegidos pela propriedade industrial. O critério da obrigação líquida constante de contrato escrito permanece como parâmetro central para a definição do prazo.
Importante ressaltar que a definição do prazo prescricional aplicável depende da maturidade e da natureza da relação jurídica entre as partes, bem como da forma de constituição da obrigação. A jurisprudência tem aplicado, muitas das vezes, esses prazos por analogia, buscando assegurar a segurança jurídica diante da ausência de previsão expressa, especialmente nas complexas relações contratuais envolvendo propriedade industrial.
Em conclusão, a orientação jurisprudencial mais clara não só unifica o tratamento jurídico da questão como também contribui para o fortalecimento da segurança jurídica nas relações contratuais que envolvem ativos de propriedade industrial, promovendo um ambiente mais confiável para o investimento, a inovação e a transferência de tecnologia.
[3] Global Innovation Index 2024. Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship
[5] STJ – REsp:1580242 SP 2016/0026482-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
[6] BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Processo n. 0167570-70.2016.8.09.0051.
[7] STJ, REsp 1.947.652/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 15/03/2022
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